Contrat de licence de marque : clauses obligatoires, dépôt INPI et convention réglementée en 2026

La redevance de marque versée par une société à son dirigeant repose sur un seul document : le contrat de licence. Depuis l'arrêt Lancaster rendu par la CAA de Paris le 15 novembre 2024, l'administration fiscale scrute chaque clause pour requalifier les montages construits à la va-vite en acte anormal de gestion ou en abus de droit. Notre cabinet accompagne des dirigeants de PME rentables à l'IS qui souhaitent structurer ce dispositif dans un cadre rigoureux : voici, article par article, les exigences juridiques et fiscales que nous auditons avant toute signature.

Le contrat de licence de marque : cadre juridique de référence

Le contrat de licence de marque est régi par les articles L714-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un contrat par lequel le titulaire d'une marque enregistrée (le concédant, ici le dirigeant personne physique ou sa holding patrimoniale) autorise un tiers (le licencié, ici la société d'exploitation) à en faire usage moyennant le versement d'une redevance.

Trois conditions cumulatives conditionnent la validité et l'opposabilité du dispositif :

• La marque doit être enregistrée à l'INPI (ou à l'EUIPO pour une marque de l'Union européenne) avant la signature du contrat ;
• Le contrat doit être établi par écrit et daté ;
• La licence doit être inscrite au Registre National des Marques pour être opposable aux tiers, notamment à l'administration fiscale et aux créanciers.

L'absence de l'un de ces éléments suffit à fragiliser l'ensemble du montage. Nous rencontrons régulièrement des dossiers où la marque a été déposée après le début de la facturation des redevances, ou dans lesquels aucune inscription au RNM n'a été effectuée : dans les deux cas, le vérificateur dispose d'un argument de requalification quasi automatique.

Étape 1 : sécuriser le dépôt INPI de la marque

Un dépôt à titre personnel, pas au nom de la société

Pour que le dirigeant puisse concéder une licence à sa société, il doit être titulaire de la marque à titre personnel (ou via une holding patrimoniale dont il détient les titres). Un dépôt effectué historiquement au nom de la société d'exploitation interdit purement et simplement la mise en place d'une redevance : la marque appartient déjà au futur licencié.

Lorsque la marque exploitée depuis plusieurs années a été déposée par la société, un transfert de propriété vers le dirigeant est envisageable, mais il implique une cession à titre onéreux à la valeur vénale réelle de la marque. Toute cession à prix minoré serait immédiatement qualifiée d'acte anormal de gestion en défaveur de la société cédante.

Classes de produits et services : la précision protège

Le dépôt INPI doit couvrir toutes les classes effectivement exploitées par la société licenciée, selon la classification de Nice. Un dépôt limité à la classe 35 (services de vente au détail) alors que la société exploite également des restaurants (classe 43) crée une incohérence exploitable en contrôle : la redevance couvre alors partiellement un droit inexistant.

Coût indicatif d'un dépôt INPI en 2026 : 190 € pour une classe, puis 40 € par classe supplémentaire pour une marque française ; environ 850 € pour une marque de l'Union européenne (une classe) auprès de l'EUIPO. Ces montants restent modestes au regard des enjeux de sécurisation.

Étape 2 : les clauses obligatoires du contrat de licence

Au-delà des mentions générales de tout contrat (identification des parties, capacité, objet, durée), un contrat de licence de marque défendable doit intégrer les clauses suivantes, que nous rédigeons systématiquement avec précision.

Identification exhaustive de la marque licenciée

Numéro de dépôt INPI, date d'enregistrement, classes couvertes, reproduction du signe (verbal, figuratif, semi-figuratif) : la marque doit être identifiée sans ambiguïté, y compris ses éventuelles déclinaisons (logo, baseline).

Nature de la licence : exclusive ou non exclusive

Une licence exclusive interdit au concédant de concéder d'autres licences et, sauf clause contraire, de continuer à exploiter la marque lui-même. Elle justifie une redevance plus élevée mais impose au dirigeant de ne pas exploiter la marque en direct. Une licence non exclusive laisse au titulaire la faculté de concéder d'autres licences (utile en présence de plusieurs sociétés d'exploitation dans un groupe).

Territoire et durée

Le territoire (France, UE, mondial) doit être cohérent avec la zone effective d'exploitation. Une durée trop courte (un an renouvelable) fragilise l'économie du contrat ; une durée trop longue sans clause de révision expose à un décrochage entre redevance et valeur d'usage. Nous privilégions généralement une durée initiale de 3 à 5 ans, avec révision périodique.

Assiette et modalités de calcul de la redevance

C'est le cœur du dispositif post-Lancaster. La jurisprudence de la CAA de Paris a rappelé qu'une redevance uniquement indexée sur un pourcentage du chiffre d'affaires, sans justification économique et sans plafond, expose à une requalification. Nous recommandons désormais :

• Une part forfaitaire majoritaire, fondée sur une valorisation de marque documentée (approche revenus, coûts ou marché, dans l'esprit de la norme ISO 10668) ;
• Une éventuelle part variable plafonnée, cohérente avec les taux observés sur des transactions comparables dans le secteur (par exemple 1 à 3 % du CA pour un e-commerce, 0,5 à 2 % pour la restauration à marque forte) ;
• Une clause de révision périodique adossée à des indicateurs objectifs.

Contrôle qualité et image de marque

La jurisprudence exige que le concédant conserve un pouvoir de contrôle sur la manière dont la marque est utilisée. À défaut, la marque risque la déchéance pour usage trompeur. Le contrat doit prévoir des obligations de qualité, un droit d'audit du concédant et des sanctions en cas de manquement. Cette clause matérialise la substance économique du contrat, argument majeur face à l'administration.

Obligations d'exploitation et de défense

Le licencié doit s'engager à exploiter la marque de manière sérieuse et à signaler toute atteinte (contrefaçon) au concédant. Le contrat précisera qui supporte les frais de renouvellement (tous les dix ans à l'INPI) et de défense.

Sous-licence, cession, résiliation

Interdiction ou encadrement de la sous-licence, conditions de cession du contrat, cas de résiliation anticipée (redressement judiciaire, changement de contrôle, manquement grave) : autant de clauses qui traduisent le caractère négocié et normal du contrat.

Étape 3 : l'inscription au Registre National des Marques

L'article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle est sans ambiguïté : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre National des Marques. » La licence entre dans cette catégorie.

Concrètement, l'inscription s'effectue en ligne auprès de l'INPI, moyennant une redevance de 27 € par marque concernée. Le dossier comprend le contrat signé (une version simplifiée peut être produite pour préserver la confidentialité des clauses économiques) et un formulaire de demande.

Sans cette formalité, l'administration fiscale peut soutenir que la licence n'existe pas juridiquement à son égard. Nous voyons encore trop de contrats signés, facturés mensuellement, mais jamais inscrits : une négligence qui coûte cher lors d'un avis de vérification de comptabilité.

Étape 4 : la procédure de convention réglementée

Le contrat de licence conclu entre le dirigeant et sa société est, dans la quasi-totalité des cas, une convention réglementée. Cette qualification déclenche une procédure interne dont l'omission expose la convention à la nullité (art. L227-10 al. 5 du Code de commerce pour la SAS, art. L223-19 pour la SARL).

En SAS : autorisation et rapport du commissaire aux comptes

La convention doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes (ou, à défaut, du président), qui établit un rapport spécial présenté à l'assemblée générale ordinaire. Les associés statuent, la personne intéressée (le dirigeant concédant) ne prenant pas part au vote lorsqu'il est également associé et que les statuts le prévoient. Attention : en SAS sans CAC, les statuts fixent librement la procédure ; il faut donc s'y référer avec précision.

En SARL : autorisation préalable ou approbation a posteriori

Lorsque la convention est conclue avec le gérant associé, l'approbation intervient en AGO sur la base d'un rapport de gestion ou du CAC. Le gérant concerné ne vote pas et ses parts ne sont pas prises en compte dans le quorum.

Documentation à conserver

Notre pratique consiste à constituer un dossier de convention réglementée comprenant : le contrat signé et paraphé, le rapport spécial du CAC, le procès-verbal d'AG approuvant la convention, la preuve de dépôt INPI et l'attestation d'inscription au RNM, ainsi que l'étude de valorisation de la marque ayant servi de base au calcul de la redevance. Ce dossier constitue la première ligne de défense en cas de contrôle.

Points de vigilance : les erreurs qui déclenchent un redressement

Notre expérience des déclencheurs de contrôle fiscal nous conduit à isoler cinq erreurs récurrentes dans les contrats de licence de marque :

1. Absence de substance : marque déposée pour la circonstance, sans notoriété, sans investissement marketing préalable, sans clientèle attachée au signe ;
2. Redevance indexée exclusivement sur un pourcentage du CA, sans plafond ni justification économique ;
3. Substitution à la rémunération : baisse du salaire du dirigeant concomitante à la mise en place de la redevance, sur des montants équivalents ;
4. Omission de la procédure de convention réglementée ou de l'inscription au RNM ;
5. Valorisation gonflée, non documentée par une étude indépendante, ou en décalage manifeste avec les taux observés dans le secteur.

Le conseil de nos experts : le contrat de licence n'est pas un template à télécharger. Il traduit une réalité économique et doit résister à un examen ligne à ligne par un vérificateur formé à la propriété intellectuelle. Un contrat de trois pages, sans annexe de valorisation, sans rapport spécial, sans inscription INPI, ne tient pas.

HR Associés : construire un montage défendable et le tenir

Notre cabinet intervient à trois niveaux sur les dossiers de redevance de marque : audit d'éligibilité préalable (la marque existe-t-elle réellement ? le dirigeant peut-il en être titulaire ? la société supporte-t-elle économiquement une redevance sans dégrader sa rentabilité ?) ; structuration juridique et fiscale du dispositif (dépôt ou transfert INPI, choix holding patrimoniale ou détention directe, rédaction du contrat, valorisation, procédure interne) ; défense en contrôle le cas échéant, aux côtés de l'avocat fiscaliste, avec la constitution méthodique du dossier de justification.

Pour les dirigeants disposant déjà d'une structuration patrimoniale complexe, nous articulons systématiquement le montage avec les autres briques existantes, qu'il s'agisse de holding animatrice, de démembrement temporaire de titres de SCI ou de pactes Dutreil.

Conclusion : la rigueur documentaire fait la différence

Un contrat de licence de marque bien rédigé, adossé à un dépôt INPI antérieur, à une inscription au RNM, à une valorisation indépendante et à une procédure de convention réglementée régulière, transforme un dispositif fragile en outil patrimonial défendable. À l'inverse, un contrat improvisé coûte, en cas de contrôle, deux à trois fois l'économie fiscale initialement recherchée (rappel d'IS, intérêts de retard, majoration de 40 % pour manquement délibéré ou 80 % pour abus de droit, requalification en revenus distribués).

Avant toute mise en place ou revue d'un contrat existant, nous recommandons un audit d'éligibilité avec l'un de nos experts. Cet audit détermine la faisabilité du montage, chiffre l'économie réelle nette de risque et arbitre entre détention directe et holding patrimoniale. Prenez rendez-vous avec notre équipe pour sécuriser votre dispositif avant qu'un vérificateur ne s'en charge.

Cet article présente un cadre général à jour à la date de publication ; chaque situation requiert une analyse personnalisée par nos experts.

FAQ

Un contrat de licence de marque doit-il obligatoirement être notarié ?

Non. La forme sous seing privé suffit, dès lors que le contrat est écrit, daté et signé. L'inscription au Registre National des Marques auprès de l'INPI reste en revanche indispensable pour rendre la licence opposable aux tiers.

Peut-on facturer une redevance de marque avant l'inscription au RNM ?

Juridiquement, le contrat produit ses effets entre les parties dès sa signature. Mais l'absence d'inscription au RNM constitue une fragilité opposable par l'administration fiscale, qui pourra contester la réalité du dispositif. Nous conseillons de finaliser l'inscription avant la première facturation.

La convention réglementée est-elle obligatoire si le dirigeant est associé unique ?

En SASU ou EURL, la convention conclue avec l'associé unique n'a pas à être approuvée par une AG, mais elle doit être mentionnée au registre des décisions. Cette formalité, souvent oubliée, conditionne l'opposabilité de la convention.

Que se passe-t-il si la procédure de convention réglementée n'a pas été respectée ?

La convention peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société. Sur le plan fiscal, l'administration s'appuie fréquemment sur ce défaut de procédure pour caractériser un acte anormal de gestion et refuser la déductibilité de la redevance.

Faut-il déposer la marque à l'INPI ou à l'EUIPO ?

Le choix dépend du territoire d'exploitation. Une activité française ne justifie qu'un dépôt INPI. Une activité européenne, notamment en e-commerce cross-border, plaide pour une marque de l'Union européenne, qui couvre les 27 États membres en un seul dépôt.

Information à caractère général, non constitutive d'un conseil personnalisé.